Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разрешение правообладателя на использование торговых марок

С письменного согласия правообладателя (иностранное юридическое лицо), выраженного не в лицензионном договоре, российская организация ввозит в РФ и реализует третьим лицам для дальнейшей перепродажи товар, маркированный товарным знаком. Правообладатель заинтересован в том, чтобы российская организация уполномочила лиц, приобретающих товар для дальнейшей продажи, использовать в связи с такой продажей принадлежащий правообладателю товарный знак и наименование правообладателя (в том числе на своих сайтах, бланках, буклетах и рекламной продукции). Правообладатель товарного знака — зарубежная компания, она имеет международную регистрацию товарного знака, в том числе в Роспатенте, и намерена разрешить использование товарного знака и своего фирменного наименования при реализации своего товара российскому дилеру. Обязательно ли заключение лицензионного договора между правообладателем и дилером на использование вышеуказанных прав, или достаточно письменного согласия правообладателя о предоставлении такого права?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Предоставление другому лицу права использования фирменного наименования не допускается.
Лицо, не являющееся правообладателем, может предоставить право использования принадлежащего правообладателю товарного знака третьим лицам только на основании сублицензионного договора и только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором, заключенным с правообладателем.
В приведенной ситуации само по себе использование третьими лицами товарного знака и фирменного наименования правообладателя третьими лицами не противоречит закону.

Обоснование вывода:
Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1474 ГК РФ). Коммерческая организация может использовать своё фирменное наименование путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете. На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц (ст. 1475 ГК РФ). При этом распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).
По смыслу приведенных норм право на использование фирменного наименования, в отличие от такого, например, средства индивидуализации, как товарный знак, не может быть передано правообладателем. Однако, разумеется, это не означает, что фирменное наименование производителя товара в принципе не может использоваться третьими лицами, например, путем упоминания в рекламе. Такого рода использование фирменных наименований (то есть не в целях собственной индивидуализации) само по себе законом не запрещено и не требует получения согласия от правообладателя (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2015 г. N С01-180/2015 по делу N А40-100242/2014).
На зарегистрированный товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479 ГК РФ). Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Таким образом, размещение товарного знака в сети Интернет, на бланках, в рекламе и т.п. представляет собой использование товарного знака, которое должно осуществляться с согласия правообладателя.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). По общему правилу такое распоряжение, если оно не связано с отчуждением исключительного права на товарный знак, осуществляется путем предоставления права использования товарного знака на основании лицензионного договора и подлежит государственной регистрации (ст.ст. 1235, 1489 ГК РФ).
Правоприменительная практика исходит из того, что само по себе отсутствие лицензионного договора не является безусловным основанием для квалификации использования товарного знака как незаконного. Согласие правообладателя на использование товарного знака может быть выражено и не в лицензионном договоре (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N С01-726/2015 по делу N А43-68/2015, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2015 г. N 17АП-16588/15, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2016 г. N С01-230/2016 по делу N А50-17408/2015)*(1). Однако наличие такого согласия не дает лицу, которому оно выдано, возможности разрешать использование товарного знака третьим лицам. Как следует из ст.ст. 1229, 1233, 1235, 1238 ГК РФ, лицо, которому не принадлежит исключительное право на товарный знак, может предоставить право использования этого товарного знака третьим лицам только на основании сублицензионного договора и только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором, заключенным с правообладателем. Иными словами, такая возможность обусловлена необходимостью наличия лицензионного договора, в котором было бы указано на право лицензиата предоставлять право использования товарного знака третьим лицам путем заключения с ними сублицензионных договоров. Выраженное в иной форме согласие лица, не являющегося правообладателем, на использование товарного знака третьими лицами не влечет правовых последствий.
В заключение напомним, что в силу ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Следовательно, если в приведенной ситуации использование товарного знака третьими лицами указанными в вопросе способами происходит исключительно в отношении законно ввезенных в РФ товаров, маркированных этим товарным знаком, такое использование не может рассматриваться как нарушающее исключительное право правообладателя.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

12 апреля 2018 г.

Читать еще:  Постановление правительства по пеням и штрафам

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

————————————————————————-
*(1) В судебной практике представлен и иной подход (смотрите, например, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2017 г. N 11АП-15275/17).

Когда необходимо получать согласие на использование товарного знака и торговой марки? Как это сделать?

Товарный знак является неотъемлемой частью ведения бизнеса. Он выступает не только в качестве инструмента индивидуализации товаров и услуг, но и показателем статуса и престижа организации. Владелец обозначения обладает исключительным правом на его использование в рамках закона.

В условиях здоровой конкуренции, чтобы использовать чужой товарный знак, оформляется соглашение. Это позволит избежать проблем при размещении чужого обозначения и не принесёт вреда имиджу компании правообладателя.

Когда и зачем нужно согласие на применение товарного знака и торговых марок?

Для маркировки производимой продукции чужим логотипом необходимо иметь согласие на его размещение от собственника. Разрешение оформляется в виде договора, вид которого зависит от индивидуальных условий для каждой ситуации.

Законодательное регулирование

Права на средства индивидуализации регулируются главой 76 ГК РФ. В частности, в ст. 1488 раскрываются условия, когда правообладатель полностью отказывается от прав владения товарным знаком и передаёт их другому юридическому лицу. Такое отчуждение касается всех товаров, для обозначения которых регистрировался товарный знак, или их части, где передача прав будет являться частичной.

Независимо от полной передачи прав или их части между сторонами должен быть заключен договор с изложением условий. Он не может быть безвозмездным. Стоимость можно указать как в самом договоре, так и в приложении к нему.

Ст. 1489 ГК РФ раскрывает условия разрешения временного использования товарного знака, то есть на определённый период. Ограничений по времени использования нет (в рамках действия права на обозначение), но в лицензионном договоре должен быть отражён перечень товаров, которые будут маркироваться этим обозначением.

Правообладателю разрешено контролировать качество маркированной продукции, так как обе стороны отвечают за её потребительские свойства.

Кто и при каких условиях может приобрести?

При этом в договоре должны быть обозначены следующие условия:

  1. Зарегистрированный в Роспатенте знак, в отношении которого составляется соглашение.
  2. Вид лицензии и объём передаваемых прав.
  3. Гарантии качества и перечень выпускаемого товара, на который будет нанесена маркировка.
  4. Период времени и территория реализации товара.
  5. Условия оплаты за использование обозначения.

В случае использования товарного знака без разрешения правообладателя предусмотрена гражданско-правовая ответственность (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовная (ст. 180 УК РФ).

У кого нужно получать?

Разрешение на использование чужого обозначения для продвижения своих товаров и услуг можно получить только у правообладателя, указанного в свидетельстве о регистрации, выданного Ропатентом.

Если у ТМ и ТЗ несколько правообладателей

Ст. 1510 ГК РФ говорит о праве на коллективный знак, то есть его владельцем могут быть несколько лиц. В данном случае такой товарный знак не может отчуждаться и быть предметом лицензионного договора.

Письмо-согласие

Письмо-согласие – это подтверждение согласия правообладателя на использование товарного знака при реализации товаров (реклама, сайт, упаковка) другим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Когда письмо-разрешение нужно, а когда нет?

Такое разрешение оправдано при разовом использовании обозначения, например, размещения логотипа на личном сайте в сети Интернет. При длительном сотрудничестве надёжнее будет заключение лицензионного договора.

Как оформить соглашение на краткосрочное пользование?

Избежать вероятности получения претензии или иска от правообладателя поможет документально оформленное соглашение между сторонами.

Как договориться с правообладателем?

На имя и в адрес правообладателя необходимо направить письменный запрос о возможности предоставления прав на использование товарного знака и дождаться ответа.

Основания для получения

Лицо, запрашивающее разрешение, должно действовать от имени юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя.

Особенности документа

Письмо-согласие должно быть оформлено на фирменном бланке организации с указанием регистрационных данных обозначения, перечня товаров и услуг, которые будут им маркироваться, реквизитов обеих сторон и подписью лица, дающего согласие. Помимо этого стоит указать безвозмездность данного соглашения или размер вознаграждения, а также срок действия предоставления права использования товарного знака, не выходящего за рамки исключительного права на него.

Расходы

Сложно предсказать, какую сумму вознаграждения потребует правообладатель товарного обозначения за право использования. Каждый случай индивидуален и решается при помощи переговоров. ИНФОРМАЦИЯ! Согласие вполне реально получить и на безвозмездной основе, если ответственно и профессионально подойти к проведению переговоров.

Окончание срока действия

Если в согласии правообладателем не обозначена дата окончания его действия, то возможность использования ограничена действием свидетельства о праве на товарный знак. Если же владелец продлевает своё исключительное право на него, то автоматически продлевается и действие письма-согласия на тот же срок.

Риски

Например, использование товарного знака в ситуациях, когда требуется заключение полноценного лицензионного договора с регистрацией в Роспатенте. Это может быть маркировка выпускаемой им продукции и ведение собственной ценовой политики.

Всё это может нанести существенный урон имиджу компании правообладателя исключительных прав на товарный знак. К тому же в законе нет понятия «письмо-согласие», что может понести за собой гражданско-правовые и налоговые риски.

Использовать чужой товарный знак при краткострочном сотрудничестве возможно при получении разрешения от правообладателя посредством составления письма-согласия. Запрос на его получение направляется на имя и в адрес правообладателя. Но более надёжным регулятором таких правоотношений выступает лицензионный договор.

Необходимо помнить, что за использование чужого обозначения без согласия предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Разрешение на использование товарного знака или бренда

Разрешение на использование товарного знака или бренда

Нарушение исключительных прав на товарный знак (бренд) при продаже в Интернете наиболее распространенное нарушение, после продажи контрафактных товаров.

Читать еще:  Договор хранения с правом пользования

Интернет магазины, сайты, домены и предприниматели преследуются судами по искам адвокатов, дистрибьюторов, эксклюзивных поставщиков и антимонопольных органов за использование товарных знаков без разрешения.

Практика по таким судебным делам сформировалась не в пользу владельцев сайтов, поэтому вероятность разрешения спора в пользу интернет-предпринимателя крайне низкая (около 15 %), но все же, у каждого спора есть альтернативное решение, кроме удовлетворения иска о защите бренда. Но нужно понимать, многие предприниматели осознано нарушают права и нелегально используют бренды на своих сайтах.

Если вы получили претензию, вы можете обратиться в proright.ru за бесплатной консультацией.

Судебная практика

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело N С01-569/2018 от 26.07.2018 о нарушении прав на товарный знак. Предприниматель перепродавал товар, маркированный чужим товарным знаком. По мнению Суда по интеллектуальным правам, предприниматель имел возможность и должен был предвидеть последствия использования товарного знака без разрешения правообладателя. Поскольку такое разрешение у правообладателя не было запрошено, предприниматель нарушил исключительные права владельца товарного знака.

Суд взыскал с предпринимателя 500 000 руб за нарушение.

Сумма компенсации может достигать 5 000 000 рублей.

Реальный штраф это не все. Представители правообладателя могут запретить использовать доменное имя сходное с товарным знаком или заблокировать доступ Пользователей к сайту. Из-за одного нарушения прав на товарный знак, владелец может потерять контроль над интернет-магазином, приемом платежей и вложениями в продвижение своего сайта.

Суд по интеллектуальным правам рассматривает сложные дела о защите брендов в России. Участие представителей Proright в спорах и анализ судебной практики по доменным спорам, защите товарных знаков и брендов, позволяет создавать рекомендации и документы для снижения рисков как для правообладателей, так и компаний работающих в интернет-торговле, сайтам и владельцам доменов.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Если вы покупаете товар для перепродажи :

  • Получите разрешение на использование товарного знака
  • Заключите договор на использование товарного знака
  • Получите лицензию дистрибьютора или владельца бренда

Или оформите один из документов:

  • Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
  • Исключительная лицензия на использование товарный знак
  • Простая (неисключительная) лицензия на товарный знак
  • Договор коммерческой концессии (франчайзинга) на товарный знак

Разрешение на использование товарного знака можно оформить в виде отдельного документа или положения, включенного в основной контракт между контрагентами. Законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного или иного договора, но оформление разрешения целесообразно для защиты интересов сторон. Письменное разрешение на использование товарного знака от владельца позволит избежать претензий и споров в будущем.
Разрешение должно содержать:

  • условия и способы допустимого использования товарного знака;
  • срок использования товарного знака;
  • реквизиты товарного знака и правообладателя;
  • гарантии правообладателя.

Оформление документов и получение согласия на использование бренда от правообладателя снижает риск возникновения споров связанных с незаконным использованием товарных знаков и судебного преследования владельц ев сайтов. Если вы планируете осуществлять продажу товаров через Интернет и использовать наименование товарного знака в логотипе, доменном имени и URL, тогда вам обязательно понадобиться разрешение владельца товарного знака.

Обязательно ли в данном случае необходим лицензионный договор с правообладателем, или достаточно его письма, в котором такое согласие будет выражено?

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1229 ГК РФ предоставляет правообладателю право распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (которым является и товарный знак), а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование такого средства. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Следовательно, правообладатель может предоставить другому лицу право использовать принадлежащий ему товарный знак любым не противоречащим закону способом, в том числе и прямо не поименованным в ГК РФ.

Подчеркнем, что сделать это может именно правообладатель, которым в рассматриваемой ситуации является ОАО. Согласие на такое использование, полученное от иных лиц (применительно к нашей ситуации — от ООО), не являющихся правообладателями, не влечет никаких юридических последствий.*(1) Отметим также, что приведенные обстоятельства не свидетельствуют о возникновении у вашей организации обязанности совершать перечисленные в вопросе действия (смотрите, в частности, п.п. 1, 2 ст. 1, п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 53, п. 1 ст. 421, п. 2 ст. 307 ГК РФ).

На вопрос о том, каким именно образом должно быть оформлено такое предоставление права использовать товарный знак, ни законодательство, ни правоприменительная практика не отвечают.

На наш взгляд, в зависимости от существа отношений они либо могут охватываться положениями части четвертой ГК РФ (и в этом случае должны оформляться лицензионным договором*(2)) либо могут квалифицироваться иным образом (и в этом случае согласие на использование товарного знака может следовать из иного договора либо даже письменного согласия правообладателя).

Поясним подробнее.

С одной стороны, согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ по общему правилу право использовать объект исключительных прав может быть предоставлено правообладателем другому лицу именно на основании лицензионного договора.

С другой стороны, из положений части четвертой ГК РФ не следует, что лица, не являющиеся правообладателями, могут использовать товарный знак только на основании лицензионного договора. В ряде случаев ГК РФ допускает использование объектов исключительных прав и без согласия правообладателя (смотрите, например, ст. 1272, 1280 ГК РФ и другие).

Читать еще:  Новые правила снт 2020

Использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора с правообладателем, но с явно выраженного согласия последнего, как нам представляется, также не может рассматриваться в качестве незаконного. Действительно, ст. 1233 ГК РФ указывает на возможность распоряжения исключительным правом не предусмотренными ГК РФ способами (например путем передачи исключительного права в залог*(3)), а формулировка п. 1 ст. 1229 ГК РФ позволяет говорить о том, что правообладатель может, не распоряжаясь принадлежащим ему исключительным правом (то есть не заключая лицензионный договор), разрешить другому лицу использовать соответствующее средство индивидуализации.

Примерами такого правомерного использования объекта исключительных прав без заключения лицензионного договора, на наш взгляд, могут служить, например, договор подряда, по которому строительная организация выполняет задание заказчика, реализуя архитектурный проект, или договор, согласно которому рекламораспространитель за вознаграждение сообщает в эфир рекламный ролик, исключительные права на который принадлежат рекламодателю.*(4)

Итак, ГК РФ разграничивает полномочие правообладателя распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак от его права разрешать другим лицам использовать это средство индивидуализации. Иными словами, законодательство позволяет правообладателю, не распоряжаясь принадлежащим ему исключительным правом, разрешить другому лицу использовать соответствующий объект определенным способом. Часть четвертая ГК РФ не устанавливает, в какой форме должно быть выражено такое разрешение. По нашему мнению, в зависимости от конкретных обстоятельств согласие правообладателя (ОАО) на использование его товарного знака Вашей организацией может следовать как из письма правообладателя, так из заключенного этими лицами договора возмездного оказания услуг.*(5)

Однако ни в законодательстве, ни в судебной практике не содержится критериев, на основании которых можно было бы определить, в каких случаях для использования товарного знака лицом, не являющимся правообладателем, требуется заключение лицензионного договора, а в каких случаях разрешение на такое использование может быть выражено в иной сделке.

По нашему мнению, это должно решаться исходя из существа отношений между сторонами. Если использование другим лицом средства индивидуализации носит опосредованный характер и необходимо для исполнения какого-либо обязательства в интересах правообладателя (выполнение работ, оказание услуг, в том числе рекламных и т.п.), то для использования такого средства достаточно согласия (разрешения) правообладателя (ОАО), выраженного в соответствующем договоре (например оказания услуг), а заключать лицензионный договор не требуется.*(6) Разумеется, такой договор должен быть заключен в соответствии с предусмотренными ГК РФ правилами, то есть в письменной форме (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ).

Если же основной целью, которую стороны преследуют, заключая договор, является именно предоставление правообладателем другому лицу права использовать товарный знак, то такие отношения должны быть урегулированы путем заключения лицензионного договора. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Подробнее об этом смотрите, например, Вопрос: Организация является обладателем исключительного права на товарный знак и планирует оформить договоры об использовании товарного знака другими юридическими лицами (использование без права передачи). Будут ли такие соглашения лицензионными?

Обязательна ли государственная регистрация договора о передаче неисключительных прав на использование данного знака в рекламе и коммерческих предложениях? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, март 2011 г.).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

13 февраля 2013 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.

Re-port.ru материал предоставлен компанией ООО «СК Гарант-Столица».

───────
*(1) При этом, напомним, незаконным признается использование товарного знака без разрешения лишь в отношении таких товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Использование товарного знака при оказании услуг, не относящихся к тем, в отношении которых этот знак зарегистрирован, нарушением не является. Поэтому использование товарного знака без согласия правообладателя при оказании услуг, в отношении которых товарный знак не зарегистрирован, не нарушает прав правообладателя. В связи с этим в дальнейшем эта ситуация в ответе не рассматривается.
*(2) Это не исключает возможности включения в лицензионный договор при необходимости условий, характерных, например, для договора возмездного оказания услуг, поскольку право заключить смешанный договор прямо предусмотрено п. 3 ст. 421 ГК РФ.
*(3) Смотрите п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
*(4) Смотрите об этом Вопрос: Организация является правообладателем исключительных прав на рекламный видеоролик, который был изготовлен специально по ее заказу. Сейчас она имеет намерение заключить договор с телекомпанией о показе этого видеоролика на телевидении. Должна ли в этом случае организация передать телеканалу соответствующие права на основании лицензионного договора? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2009 г.).
*(5) Поскольку нанесение на транспортные средства чужого товарного знака может рассматриваться как размещение рекламы, представляется целесообразным не ограничиваться получением письменного согласия ОАО, а заключить соответствующий договор. В силу ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется на основании договора, заключаемого рекламодателем (им может быть как ОАО, так, при наличии соответствующих полномочий, и ООО) с собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство.
*(6) Рекомендуем в связи с этим ознакомиться с материалом: Товарный знак и реклама. Недобросовестная конкуренция при использовании товарного знака (Е.В. Нестерова, «Имущественные отношения в Российской Федерации», N 10, октябрь 2010 г.).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector